Transfer mittels kommerzieller Lizenzierung — Fallbeispiel von DESY

Die hier beschriebene Software wurde ursprünglich im Rahmen eines Helmholtz Innovation Labs (Innovationsförderprogramm der Helmholtz Gemeinschaft) entwickelt. Dabei handelt es sich um ein Software Development Kit, welches die/den Lizenznehmer:in in die Lage versetzt, selbstständig individuelle Firmware und Software für elektronische Boards zu entwickeln und zu erstellen.

Potenzialanalyse und Wahl des Transferwegs

Anhand der Bewertungskategorien, die im Rahmen des SoftWert-Projekts entstanden sind, ergab die Beantwortung der Fragen für die hier beschriebene Software die Kateorie

*** Superstar ***

Die Bewertung wurde gemeinsam vom Entwicklerteam und dem Technologietransfer durchgeführt. Es wurden keine kritischen Bereiche identifiziert.

In einem ersten Schritt zeigte die Analyse des Verwertungspotenzials gute Chancen für eine kommerzielle Lizenzierung. Es gab bereits interessierte Unternehmen und Forschungseinrichtungen (Markt vorhanden). Zudem hatte DESY ein großes Interesse an der Weitergabe an Dritte.

Der Start des Verwertungsprozesses gestaltete sich dennoch anspruchsvoll, da die Software zu Beginn, trotz erfolgreicher akademischer Anwendung, nicht für eine kommerzielle Nutzung geeignet war (Qualität, Dokumentation, rechtliche Herausforderungen). Ein großer Treiber der Verwertung war jedoch die große Motivation des Entwicklerteams, die Software marktfähig zu machen. Allerdings fehlten die finanziellen Mittel, um die Entwickler:innen weiterzubeschäftigen, da die Förderung bereits abgelaufen war.

Mit dem Ziel der Verbreitung der Technologie und damit auch der notwendigen kommerziellen Verwertung der Software investierte die strategische Leitung von DESY dennoch in das Entwicklerteam, sodass nach sechs Monaten Neuprogrammierung und Neustrukturierung der Software, die erfolgreiche Umsetzung in ein kommerziell verwertbares Produkt erreicht werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt lagen dann auch die gesamten Nutzungs- und Verwertungsrechte bei DESY. Infolgedessen war eine vollständig positive Bewertung für die Verwertung möglich.

Geschäftsentwicklung

Für die Wahl des passenden Geschäftsmodells wurde der Entscheidungsbaum wie folgt durchlaufen:

Durchlaufen des Entscheidungsbaum für die Geschäftsentwicklung

Für die Geschäftsentwicklung wurde ein Geschäftsbereich in der Stabstelle „Innovations- und Technologietransfer“ bei DESY genutzt, über die auch die Vermarktung der Software realisiert wird. Die Verwertung konnte daher sehr zielgerichtet gestaltet werden. Die Software wurde direkt an Endkund:innen lizenziert, darunter Unternehmen, die elektronische Boards herstellen. Die Lizenznehmer:innen erwarben eine Nutzungserlaubnis zur Herstellung der Technologie und nutzen die Software für ihre spezifischen Anwendungen.

Sprachliche Barrieren verhinderten eine Zeit lang die Verwertung der Software auf dem japanischen Markt. Daher ist es zur Entscheidung gekommen, einem japanischen Unternehmen das Recht zur Vergabe von Sublizenzen an Endkunden in Japan einzuräumen. Um diese Sublizenzierung sicher zu gestalten, mussten klare Regelungen bezüglich der Haftung und des Services für die Endkunden getroffen werden. Die Mittlerfirma erhielt für ihre Tätigkeit ein Serviceangebot und war verantwortlich für die Prüfung und Bereitstellung des Lizenzgegenstands.

Rechtliche Gestaltung des Sublizensierungsprozesses

Der Lizenzgegenstand wird an die Mittlerfirma auslizensiert und als Download zur Verfügung gestellt. Diese erhält für eine jährliche Gebühr ein Serviceangebot (Beratung, Updates, Bugfixes), das nur für die Mittlerfirma gilt, nicht für deren Kunden. Die Übergabe des Lizenzgegenstands an Sublizenznehmer in Japan (Enduser) erfolgt alleinig und selbstständig durch die Mittlerfirma. Die Mittlerfirma ist verpflichtet, den Lizenzgegenstand zu prüfen und über das eigene System und eigene unabhängige Prozesse zur Verfügung zu stellen. Benötigter Service für den Endkunden wird durch die Mittlerfirma erbracht. Dienstleistungen für die Endkunden wären nur über separate zusätzliche Verträge direkt mit den Endkunden möglich.

Lessons learned:

Zielgruppenorientierte Lizenzierung: Die Lizenznehmer:innen sind Unternehmen, die elektronische Boards entwickeln. Daher waren sie an einer kommerziellen Lizenz interessiert, um konkurrenzfähige Produkte herstellen zu können. Die Vereinbarung von zusätzlichen Serviceleistungen (Beratung und Unterstützung) sollte im Vertrag beschrieben werden, sodass der Service auch zuverlässig über die gesamte Vertragslaufzeit gewährleistet werden kann.

Investition in das Entwicklerteam: Dadurch wurde die Neuprogrammierung ermöglicht und die zukünftige Sicherstellung der Serviceleistungen gewährleistet.

Verwertungsrechte sichern: Die Neuprogrammierung ermöglichte es, rechtliche Herausforderungen zu vermeiden.

Weitergabe (Sublizenzierung) im Lizenzvertrag präzise formulieren: Die Mittlerfirma ist sowohl für die Gewährleistung eines einwandfreien Zustands des Lizenzgegenstands, als auch für die Übergabe an Endkund:innen verantwortlich. Damit geht die Produkthaftung weitestgehend auf die Mittlerfirma über. Serviceleistungen werden nur für die Mittlerfirma angeboten, nicht die Endkund:innen. Mit den Endkund:innen werden separate Serviceverträge direkt abgeschlossen, wenn eine Unterstützung durch DESY benötigt werden würde.

FAZIT

Insgesamt war dieser Transferfall ein großer Erfolg, da die Einräumung von Sublizenzen neue Märkte und Verbreitungsmöglichkeiten erschloss. Das Produkt findet Anwendung in den verschiedensten Bereichen, von Weltraumteleskopen und Beschleunigertechnologien, über Steruerungselektronik bis hin zum Quantencomputing. Im Falle der Erlaubnis zur Sublizenzierung war es wichtig, dies im Lizenzvertrag sorgfältig zu regeln, um die Haftung zu klären und damit die eigene Einrichtung abzusichern.

Diese Erfahrung zeigt, dass eine nachhaltige Verwertungsstrategie und die Berücksichtigung der Bedürfnisse des Marktes entscheidend für den Erfolg der kommerziellen Lizenzierung sind. Mit der richtigen Herangehensweise können aus Forschungsprojekten erfolgreiche Produkte entstehen, die einen Mehrwert für Unternehmen und die Wissenschaft bringen.